不要用「shall be the property of」移轉IP！從蘋果專利侵權案看致命的文字漏洞

在上一篇[《小心！別在條文中錯加了一個 shall，把立即生效變成未來承諾》]中，我們聊過 shall 和 hereby 的關鍵差別。最近在我又碰到了類似的合約文字陷阱。

為了佐證「謹慎使用 shall」有多重要，今天我們直接來看美國聯邦巡迴上訴法院在 2021 年針對助動詞 shall 作出指標性見解的經典大案：Omni MedSci, Inc. v. Apple Inc. (Fed. Cir. Aug. 2, 2021)。

一、案件背景：一場圍繞著「專利歸屬」的當事人適格攻防

案件的來龍去脈非常戲劇化：

密西根大學（University of Michigan, UM）的 Islam 教授在任教期間研發了幾項專利，並於 2013 年將專利權轉讓給自己創辦的生醫光電公司 Omni MedSci。

2018 年，Omni 拿著這幾項專利狀告科技巨頭蘋果公司侵權（主張 Apple Watch 的心率感測技術侵犯其專利）。

面對訴訟，蘋果的律師團打出了一記精準的程序防衛戰——提出駁回起訴動議（Motion to Dismiss for Lack of Standing）。蘋果主張：

教授早在 2011 年簽署的僱傭合約中，就承諾遵守密西根大學的組織規程（Bylaw）。根據細則第 3.10 條第 1 項，該專利早在研發完成時，所有權就自動移轉給密西根大學了；因此教授 2013 年「轉讓給 Omni」的行為根本自始無效，原告 Omni 根本不具備原告適格（Lack of Standing），法院應直接駁回！

那麼，密西根大學規程第 3.10 條第 1 項，到底寫了什麼「致命文字」？

爭議條文原文：

“Patents and copyrights… and all royalties or other revenues derived therefrom shall be the property of the University.”

（專利和著作權……及其衍生之所有權利金或其他收益，應屬大學所有之財產。）

蘋果認為 shall be the property of 等同於「當下自動移轉所有權」；但第一審德州東區聯邦地方法院卻判定：這句話不是當下的自動移轉，充其量只是發明人「承諾未來轉讓」的意向聲明。

案件一路打到了聯邦巡迴上訴法院，法官展開了精闢的契約解釋四部曲。

二、上訴法院的四步拆解：何謂「當下移轉」vs.「未來承諾」？

第一步：爭點鎖定（契約解釋與原告適格）

“Omni’s standing to assert the patents at issue turns on whether it has an exclusionary right in the asserted patents. This turns on a legal question of contract interpretation: whether paragraph 1 of bylaw 3.10 automatically and presently assigned legal title of Dr. Islam’s inventions to UM.”

（Omni 在本案是否有起訴適格，取決於其是否享有系爭專利的排他權。這涉及法律上的契約解釋問題：細則第 3.10 條第 1 項，是否在當下即自動將發明所有權轉讓給密西根大學。）

第二步：專利轉讓條款的兩大光譜

“A patent assignment clause may presently assign a to-be-issued patent automatically—in which case no further acts to effectuate the assignment are necessary—or may merely promise to assign the patent in the future.”

（專利轉讓條款可以在當下自動移轉一項尚未獲准的專利——此時毋需採取進一步行動即可使轉讓生效；或者，它也可以僅僅是承諾在未來轉讓該專利。）

第三步：法院判定結果——Shall be 是指未來，不是當下

“We conclude that paragraph 1 of bylaw 3.10 is most naturally read as a statement of intended disposition and a promise of a potential future assignment, not as a present automatic transfer.”

（我們認定，細則第 3.10 條第 1 項最自然的文意解讀，是一種對日後處分的意向聲明及未來潛在轉讓的承諾，而非當下的自動移轉。）

第四步：法院示範何謂清晰的合約用字

上訴法院進一步指出，這條細則之所以引發爭議，在於它的文字既不屬於明確的承諾，也不屬於明確的當下移轉：

• 它沒有寫發明人 “will assign”（法院向來認定此為同意轉讓的承諾）。

• 它更沒有寫發明人 “agrees to grant and does hereby grant”（法院向來認定此為未來利益在當下的自動移轉）。

三、合約語言學視角：Ken Adams 的「政策性語言」陷阱

為什麼 shall be the property of 會在法庭上被擊潰？

正如合約起草權威 Ken Adams 在《A Manual of Style for Contract Drafting》中所剖析：shall be the property of 本質上屬於一種「政策性語言（Language of Policy）」或宣告性文字。

• 它既不是由義務主體發出的「承諾（Language of Covenant）」，

• 更不是當事人當下處分權利的「行為語言（Language of Performance）」。

當條款寫得像是一句模糊的規章政策時，法院就必須去推測：這到底是在宣告未來的目標，還是簽約瞬間就發生了物權變動？在專利法如此看重所有權鏈條（Chain of Title）的領域，這種模稜兩可的寫法往往會讓起草方付出極其高昂的訴訟代價。

四、實務改稿指南：如何寫出恰如其分的 IP 轉讓條款？

想要確保發明、程式碼或交付成果的智慧財產權在產生的瞬間「自動歸屬」給公司或客戶，可以參考參考這裏的對照表，寫出恰如其分的 IP 轉讓條款囉！